近日，君逸律所承办的深圳市丹枫白露酒店投资管理有限公司与湛江市枫丹白露酒店有限公司、芒果网有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案成功入选广东省商标协会发布“2021年度广东十大商标案例”。本案对正确理解与适用《商标法》第五十九条第一款关于地名的正当使用具有重要的指导意义。
一、基本案情
- 2017年初，深圳市丹枫白露酒店投资管理有限公司（以下简称“深圳丹枫白露酒店”）经调查取证，发现湛江市枫丹白露酒店有限公司（以下简称“湛江枫丹白露酒店”）在其开设的酒店及官网上使用“枫丹白露”标识，涉嫌侵犯其“丹枫白露”注册商标专用权及构成不正当竞争。芒果网有限公司在其开设的官方网站上公开宣传、推广“湛江枫丹白露酒店”，并且提供“湛江枫丹白露酒店”的预订业务，涉嫌侵害深圳丹枫白露酒店的商标专用权。鉴于此，深圳市丹枫白露酒店委托广东君逸律师事务所起诉至深圳市中级人民法院。
- 2018年11月，一审法院作出判决，认定被诉侵权行为构成商标侵权及不正当竞争，判决湛江枫丹白露酒店赔偿深圳丹枫白露酒店经济损失及合理维权费用共计50万元。湛江枫丹白露酒店不服，上诉至广东省高级人民法院。
- 2019年6月，广东高院作出二审判决，认为“枫丹白露”是法国著名的历史、文化、旅游名镇及其宫殿的中文翻译，已经成为公共领域的资源，不能被个别人独占享有，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用“枫丹白露”这一外国地名，撤销一审判决，驳回深圳丹枫白露酒店的全部诉讼请求。深圳丹枫白露酒店不服二审判决，向最高法院提起再审申请。
- 2020年9月，最高法院再审改判，认定湛江枫丹白露酒店与作为地名的“枫丹白露”之间并无关联，其使用“枫丹白露”并不属于对地名的正当使用，被诉侵权行为构成商标侵权及不正当竞争，撤销二审判决，维持一审判决。
本案的争议焦点为湛江枫丹白露酒店实施的被诉侵权行为是否构成商标侵权以及在企业名称中“枫丹白露”是否构成不正当竞争。而湛江枫丹白露酒店依据商标法第五十九条第一款之规定主张其使用的“枫丹白露”是对地名正当使用的抗辩意见是否成立，是本案的关键所在。本案最高法院与二审法院对《商标法》第五十九条第一款关于地名的正当使用产生了不同的理解，从而作出了不同的判决。最高法院认为，本案中，虽然湛江枫丹白露酒店使用的被诉侵权标识的主要部分即汉语部分“枫丹白露”与法国著名“Fontainebleau”地名的中文翻译“枫丹白露”完全一致，但湛江枫丹白露酒店与作为地名的“枫丹白露”之间并无关联，其使用“枫丹白露”并不属于对地名的正当使用。因此，湛江枫丹白露酒店的该项抗辩主张不成立，二审法院对此认定错误，应予纠正。一审判决认定并无不当，本院予以维持。
三、典型意义
本案最高法院在如何划清注册商标专用权保护范围与地名正当使用的界限上提供了正确的司法导向，有利于司法裁判的统一。《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”对于地名正当使用的认定，应当回归到《商标法》的立法本义，即相关公众是否会发生混淆，如果该地名仅作为客观真实的描述性使用，即限于说明或客观描述该商品或服务来源于该地或者与该地名具有某种特定关联关系，使用目的出于善意，而非攀附他人商誉进行的商标性使用，且使用并不会造成相关公众的混淆误认，则可能会被认定构成《商标法》第五十九条第一款的正当使用，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。但如果将地名作为商标性使用，且主观上并非出于善意使用，而是为了达到攀附他人知名商标的目的，客观上其使用行为也容易造成相关公众的混淆误认，即符合商标侵权判定的标准，则其行为应当被纳入注册商标专用权保护范围，认定构成《商标法》第五十七条侵犯注册商标专用权的行为。