“合丹医药”商标异议复审裁定案-深圳市精英知识产权集团有限公司

谈商标法第三十一条的理解及适用

--评析“合丹医药”商标异议复审裁定案

案件回顾：

作为深圳市具有规模及发展潜力的本土医药物流企业，深圳市合丹医药有限公司（以下简称合丹医药公司）成立于1998年1月，主要从事连锁药店的药品零售、药品和医疗器械的物流配送等，下设7个中心、两个子公司及80余家医药连锁店，与内地、港澳、东南亚及西欧等地区的1000多家厂商及公司建立了医药商品的购销及新特药、医疗器械总代理的业务，对上万种医疗产品进行物流配送，连续多年位居深圳市医药配送行业第二名，全省排名第七。

2008年精英发现深圳市林顺实业有限公司（以下简称林顺实业）在35类上申请注册第4575268号“合丹医药”商标（以下称被异议商标），于2008年7月6日获得初审公告。针对此情况，合丹医药公司马上委托精英对该商标提出了异议。在异议案件中，2010年商标局裁定我方所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。随后，我方于2011年2月9日向商评委提出了异议复审申请。

我方提供的证据可充分证明，合丹医药公司在先使用“合丹医药”商号及商标并具有一定的影响力，“合丹医药”文字在药店零售连锁相关活动中已与合丹医药公司形成对应的关系，尤其是在深圳具有一定的知名度。深圳市林顺实业有限公司与合丹医药公司同处于深圳，应该知道合丹医药公司商号及商标的在先知名度，被异议商标指定使用在广告、商业研究、推销（替他人）等服务损害了合丹医药公司的在先商号权，容易导致消费者的混淆，深圳市林顺实业有限公司申请注册被异议商标构成了不正当手段抢注已经使用并有一定影响的商标行为。

另外，据我方查询得知，深圳市林顺实业有限公司还同时申请注册相同或相近行业的六个在深圳乃至全国均有较高知名度的商标，包括第4575267号“中南药业”、第4817595号“兆丰瑞”、第4575151号“金盛保险”、第4575252号“北通五六”商标等，深圳市林顺实业有限公司的以上行为是一种明显的有预谋的恶意抢注行为。

综合我方提供的充分的证据材料和论证，2012年7月11日，国家商评委作出第4575268号“合丹医药”（即被异议商标）异议复审裁定书，裁定该商标不予核准注册。

案件点评：精英知识产权 李晓兰副总经理首席知识产权顾问

现行商标法第三十一条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。我国现行商标法确立了注册保护原则与申请在先原则作为商标确权的基本原则，本条款旨在对商标确权中对申请在先及注册保护给予一定的限制，禁止抢注，实现商标注册人与在先使用人的利益平衡。由于本条款规定得过于原则，相关的解释及规则少，因此正确理解有适用本条款尤为重要，过窄，导成商标权与其它权利造成冲突，将其它权利排除在法律的保护之外，导致抢注行为泛滥；过宽，又造成对现有商标法确立的申请在先及注册保护的原则造成冲击。

通过本案我们对第三十一条的几个关键问题进行分析点评：

一、申请商标注册不得损害他人现有的在先权利

从实践中看，申请注册商标可能损害的其他在先权利主要有二种类型：人身权(包括肖像权、姓名权)；商标权之外的知识产权(包括著作权、专利权、商号权等)。本案中造成损害的是深圳市合丹医药有限公司“合丹医药”的商号权；企业名称实行的是分级及分行业登记管理体制。不同企业在相同的区域在不同的行业使用相同商号, 或不同企业在不同的区域在相同的行业使用相同的商号的情况是允许的。而且，企业名称与商标虽然同属商业标志，但它们受不同的法律法规调整，在功能上也存在区别。因此，不能一概认为企业名称登记在先就可以禁止他人使用其名称中的商号作为商标登记注册。认定申请注册商标损害他人商号权应考虑以下要件：

第一，商号的获得应早于商标申请日前；

第二，在先商号应具有一定的知名度；

第三，在后商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。而是否造成混淆，需考虑如下两个因素：首先，是商号具的独创性。商号所含文字如不具足够的独创性，普通消费者不容易将该词与具体的企业建立固定的联系，也不会对商标与企业的关系发生混淆。其次，商标的使用商品与在先企业商号权人的主要产品相同或类似。

本案中，深圳市林顺实业公司将“合丹医药”作为商标抢先注册在35类销售服务类上。根据深圳市合丹医药有限公司提交的证据证明，合丹医药公司于1998年获得批准成立，并至少在1999年4月开始在深圳开设连锁药店，至被异议商标申请日前在深圳共有33家以“合丹医药”为名称的连锁药店，并通过十多年的使用，获得了一系列的荣誉。被异议商标指定的服务项目就包含商业研究，推销（替他人），广告上容易引起消费者将相关服务与合丹医药公司混淆，误认为其所提供的服务与合丹医药公司有关。因此，从上述三个构成要件，可以认定林顺公司在35类上注册“合丹医药”商标损害合丹医药公司的在先商号权，不应获得注册。

二、以不正当手段抢先注册他人使用在先并有一定影响的商标

是否构成上述情形，应该考虑是否存在下面几个方面的构成要件：第一，在先商标应该是已经在中国使用并有一定影响力；第二，商标申请人的注册行为具有不正当性；第三，争议商标与在先商标的范围相同或类似。

第一、在先商标应该是已经在中国使用并有一定影响力

《关于审理商标授权确权行*案件若干问题的意见》第十八条第二款规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”一般情况下，如该商标的使用并没有在我国境内，一般无法证明被一定的人群所知晓，根据商标保护的地域性原则，对不在中国境内商标的使用证据，很难获得已具有一定影响力的支持。一定影响力可以参考如下标准进行证明：A、在先使用商标持续使用的时间；B、知晓该商标的相关消费者所处地域范围的大小；C、消费者，同行者，产业上下游从业者的认知程度；D、在先使用人对该商标的宣传力度等。

第二、商标申请人的注册行为具有不正当性

所谓不正当手段，主要是指以违反诚实信用原则的方式申请注册商标，也即申请人存在窃取他人对在先商标使用过程中所赋予在先商标的美好商誉的主观恶意。一般表现为： 1、申请人明知或应知他人在先使用的商标。例如，申请人与他人曾经就标注该他人在先使用商标的产品存在经销关系或者其他经济关系；双方为同一地区的同行业企业，且他人在先使用商标已在当地具有影响，等等。 2、争议商标是对他人在先使用商标的抄袭、模仿。例如，他人在先使用商标具有较为独特的创意，而在先商标与该商标在构成要素与视觉效果上都极为近似。

第三、争议商标与在先商标的范围相同或类似

如果争议商标的使用商品与他人在先使用商标的使用商品不相同且不类似，则争议商标的注册与使用不会导致相关公众产生混淆，从而致使在先商标权人的利益可能受到损害，就不存在禁止注册的必要性。范围的相同或类似可以主要参照国家工商行*管理总局商标局编制的《类似商品和服务区分表》或根据商品或服务功能，用途，所用，销售渠道，消费对象对区分表进行突破。

本案中，深圳市合丹医药有限公司提交的证据证明，异议人于1998年获得批准成立，并至少在1999年4月开始在深圳开设连锁药店，至被异议商标申请日前在深圳共有33家以“合丹医药”为名称的连锁药店，合丹医药公司提供了大量的证据证明其对“合丹医药”进行了广泛大量的宣传，经过十多年的使用，获得了大量的荣誉，在全国连锁药店中名列前茅，符合在先使用并有一定知名度的要件；争议商标的申请人林顺实业公司地处深圳，且在2005年争议商标申请人向异议人发出律师信，主要内容为提出转让意向，否则禁止异议人使用争议商标，同时，申请人申请商标信息显示，争议商标申请人同时抢注了六个在深圳乃至全国均有较高知名度的商标，包括第4575267号“中南药业”、第4817595号“兆丰瑞”、第4575151号“金盛保险”、第4575252号“北通五六”商标等，深圳林顺公司的上述行为是一种明显的有预谋的恶意抢注行为，符合申请人申请行为的不正当性；再次被异议商标指定的服务项目就包含商业研究，推销（替他人），广告，与异议人提供的药品销售服务容易引起消费者的误认与混淆。因此，从上述三个构成要件，可以认定林顺公司在35类上注册“合丹医药”商标构成以不正当手段抢先注册他人使用在先并有一定影响的商标，不应获得注册。